Intellectual Property, Intellectual Property, Trade marks, Trade marks

Gebruiksplicht? Ik begrijp het niet, ik heb toch een merkregistratie?

Erika Kremeike

Erika Kremeike

e.kremeike@lioc.nl

Gebruiksplicht? Ik begrijp het niet helemaal. Ik heb toch een merkregistratie?” Dit horen wij wel vaker als we merkhouders op de gebruiksplicht attenderen. Hier geven we je antwoord op al je vragen.

Wat en waarom een gebruiksplicht van je merk?

Als ondernemer heb je wellicht voor je producten of dienstverlening een wervende naam met bijbehorend logo verzonnen. Uiteraard heb je dit als woord en beeldmerk laten registreren om je rechten te waarborgen en te kunnen beschermen.

Maar dan ben je er nog niet!

Eenmaal geregistreerd heb je weliswaar een merkrecht, maar je moet er wel voor zorgen dat je dat recht behoudt door onder andere het merk “normaal te gebruiken”. Dit is je zogenaamde “gebruiksplicht” als een merkhouder. De gedachte hierachter is; als een merknaam geregistreerd is maar niet wordt gebruikt moet deze weer beschikbaar worden gesteld voor derden om deze te gebruiken of te registreren.

Er is echter wel rekening mee gehouden dat je bij de start van een onderneming tijd nodig hebt om te werken aan het “normale gebruik: van je merk, lees: commerciële activiteiten ontplooit om je merk in de markt te kunnen introduceren om zo tot een afzet en marktaandeel te komen. Daarom ben je de eerste 5 jaar vrijgesteld van de gebruiksplicht.

Maar wat is dan nu precies “normaal gebruik”?

Je merk is vastgelegd, je merkregistratie is rond. Nu kun je aan het merk gaan werken, zorgen dat je klanten het merk gaan identificeren met je producten en/of diensten.
Bij “normaal gebruik” gaat het om gebruik van het merk voor die bepaalde waren of diensten die je als ondernemer in de markt wil afzetten of die je al een tijdje verkoopt of aanbiedt. Het moet hierbij gaan om reële commerciële activiteiten, waarbij ook de feiten en omstandigheden van belang zijn, waaronder die activiteiten plaatsvinden. Denk daarbij aan omvang en frequentie van het gebruik van het merk, het verkrijgen van een marktaandeel door verkoopactiviteiten, marketing en reclame-uitingen. Al deze zaken kunnen ertoe bijdragen dat het merk daadwerkelijk, en dus normaal, wordt gebruikt.

Ik geef soms producten gratis weg als extraatje, dan gebruik ik mijn merk toch ook?

Als “niet normaal gebruik” bijvoorbeeld geldt dat als een merkhouder, wanneer hij bepaalde waren gratis meegeeft bij andere waren, geen normaal gebruik maakt van zijn merk voor de gratis meegegeven waren, ook al is het merk daarvoor ingeschreven. Dat was het geval in een zaak  waarbij een gratis alcoholvrij drankje bij textielwaren werd meegegeven. Hier werd ook over geadverteerd. Ook al was het merk voor zowel textielwaren als alcoholvrije dranken ingeschreven, oordeelde het Hof dat het gratis drankje niet aan de klant werd meegegeven met als doel het creëren van een marktaandeel voor alcoholvrije dranken. Het merkgebruik leverde volgens het Hof geen bijdrage dat voor deze waren een afzet werd gevonden of behouden. 

Wat voor risico loop ik als ik geen “normaal gebruik” van het merk kan aantonen?

Vijf jaar na registratie van je merk loop je het risico dat het merkrecht kan vervallen als een derde dit aankaart bij het Merkenregister. Bovendien kunnen concurrenten dan het merk voor hun eigen producten of diensten gaan registreren. Het risico is dus dat je jouw merk verliest of dat je concurrent er mee aan de haal gaat.

Hoe kan ik gebruik van mijn merk aantonen?

Blijf werken aan je merkgebruik, en houd het belang ervan in het oog. Je hebt immers geïnvesteerd in je merk.

Gebruik van je merk kun je aantonen door bijvoorbeeld screenshots te maken van een website waarop je producten en/of diensten aangeboden worden, bij voorkeur met een datumvermelding. Of bijvoorbeeld doormiddel van een brochure of productcatalogus met daarop vermeld het jaartal, gedateerde foto’s, facturen, productverpakkingen en/of reclame-uitingen via social media. Ook kan het verstandig zijn om (schriftelijke) verklaringen van leveranciers of retailers op te vragen. Het overleggen van verkoopcijfers (omzet- en afzet) wordt over het algemeen ook als gebruiksbewijs aanvaard.

In de praktijk wordt het bewijs om gebruik aan te tonen per geval bekeken en beoordeeld of dit voldoende is. Hierbij speelt ook de aard van het product of service een rol. Bij hele exclusieve producten is er vaak maar een minimaal gebruik nodig om aan de gebruikseis te voldoen. Denk aan luxe plezierjachten of sportwagens.

Kortom

Belangrijkste punten om hieruit mee te nemen:

  • Een merkregistratie is een prima eerste stap om je bescherming te waarborgen.
  • Zorg ervoor dat je jouw merk minimaal 5 jaar na registratie gebruikt en blijft gebruiken
  • Leg een archief aan met gebruiksbewijzen zodat je makkelijk je merkgebruik kunt aantonen

Ontdek hoe wij uw merk registreren en of uw merk voldoet aan de normen voor gebruiksplicht.

Neem contact op met een van onze adviseurs en laat uw merken toetsen op “normaal gebruik”.