Voor ondernemers die producten in China laten maken of uit China importeren is het tegenwoordig van groot belang een merkregistratie te hebben in dit land. Maar een merk registreren in China, waarom is dit eigenlijk belangrijk? Na de uitspraak van het Chinese Supreme Court of China in de zaak Hondakit zijn er veranderingen opgetreden in de kwalificaties van merkmisbruik. Waar eerder geen inbreuk zou worden aangemerkt is dat nu wel het geval. Er worden jaarlijks zeer veel (te kwader trouw) merkregistraties gedaan bij het China Trademark Office (CTO). Het is aan te bevelen dat als u als ondernemer zaken doet met China om de merkregistratie niet uit te stellen en uw merken in eigen hand te houden.

Hondakit zaak

In de Hondakit zaak (Honda Motor Co., Ltd. v. Chongqing Hensim Group Limited, et al., case number (2019) 最高法民再138号), heeft Honda met succes kunnen optreden tegen merkmisbruik door Chongqing Hensim Group Limited en Mei Hua Company Limited of Myanmar met het merk Hondakit. Door onder andere een Honda merk uit 1988 met een lange geschiedenis aan merk gebruik waardoor Honda een bekend merk is geworden in China in te zetten.

Onder het merk Hondakit werden loutere productieactiviteiten uitgevoerd, met als enig doel de producten naar overzeese markten te exporteren. Honda trad op basis van zijn Honda merk op tegen zowel de fabrikant Chongqing Hensim Group Limited, als de exporteur Mei Hua Company Limited of Myanmar, die het merk Hondakit had geregistreerd. Chongqing Hensim Group Limited deed een beroep op de argumenten dat zij geen producten in China aanboden voor de verkoop, dan wel gebruikten, enkel produceerden voor de export en zij dus geen merkinbreuk maakten. De Supreme Court of China ging daar echter uiteindelijk niet in mee.

U moet weten dat voor deze uitspraak loutere productieactiviteiten met als enig doel de producten naar overzeese markten te exporteren, in China geen handelsmerkgebruik vormden. Honda heeft in dit geval met succes kunnen optreden tegen het inbreuk makende merk Hondakit.

First-to-file principe

De Hondakit uitspraak maakt duidelijk dat producten die enkel voor export worden gefabriceerd in China nu ook inbreuk kunnen maken op merken die geregistreerd staan in het Chinese merkenregister. Er kan zelfs sprake zijn van merkinbreuk op het “eigen merk”. Als u geen geregistreerd merk heeft kan dit leiden tot vertraging of het in beslag nemen van uw producten in China.

Er worden jaarlijks veel merken te kwader trouw geregistreerd. Het CTO registreert op basis van het “first-to-file” principe, ofwel, wie het eerst komt is het eerst geregistreerd en beschikt over de merkrechten. Het CPO beoordeelt ambtshalve of een merk wel of niet geregistreerd kan worden. Zijn er identieke of overeenstemmende merken geregistreerd dan zal het register het latere merk weigeren. Het CPO controleert echter niet van wie het merk is en of de houder van het merk wel de rechtmatige eigenaar is. De onrechtmatige eigenaar van het eerder geregistreerde merk kan het de latere aanvrager erg moeilijk maken om producten met het merk op de Chinese markt te brengen of het merk in China te produceren en te exporteren.

Optreden tegen deze te kwader trouw geregistreerde merken kan, maar zijn vaak kostbare en lange procedures. Er kan bijvoorbeeld een doorhalingsprocedure tegen het te kwader trouw geregistreerde merk worden gestart, om zo toch uw eigen merk geregistreerd te krijgen. Er worden ook vaak fikse vergoedingen gevraagd door deze merkhouders van deze te kwader trouw geregistreerde merken. Het is daarom beter voorkomen dan genezen. U wilt toch liever geen kostbare en lange procedures opstarten om uw merk terug te krijgen.

Hoe kan ik mijn merk registreren in China

Een merk registreren in China kan vanuit Nederland via een basis registratie in de Benelux of op basis van een Europese Unie (Uniemerk) aanvraag worden gedaan. Een voordeel daarvan is dat er een simpele maar stevige basis wordt gelegd voor de strategie van uw merk. Uw Chinese merk wordt daarna via een zogenaamde WIPO-route met een recht van voorrang aangevraagd op basis van de Benelux of Uniemerk aanvraag. Dit recht van voorrang kan tot 6 maanden na de basis registratie worden uitgevoerd. Heeft u al wat langer een Benelux of Uniemerk dan kunnen wij u adviseren welke registratie route de beste keuze is. U kunt via de WIPO-route ook direct nog andere belangrijk landen meenemen in uw merkaanvraag.

Uiteraard is het ook mogelijk om direct een nationale registratie in China te doen. De exacte registratie route is afhankelijk van uw persoonlijk situatie.

Onnodige risico’s en vertragingen

Samengevat kunnen we wel zeggen dat de Hondakit zaak voor een duidelijke strategische verandering heeft gezorgd als het om uw merk gaat in China. De Supreme Court of China stelde Hondakit niet in het gelijk, waardoor Honda met succes kon optreden tegen het inbreuk makende merk Hondakit. Wanneer u zaken doet met China is het zeker het overwegen waard om uw merk te registeren in China. Neem dit vooraf in uw marketingstrategie mee. Een merkregistratie in China kan via een basis registratie in de Benelux of op basis van een Uniemerk of kan direct via een nationale procedure bij het CPO. Het kan veel onnodige risico’s en vertragingen voorkomen.

Kortom

Belangrijkste punt om hieruit mee te nemen:

• De Hondakit uitspraak maakt duidelijk dat producten die alleen voor export worden gefabriceerd in China nu ook inbreuk kunnen maken op in China geregistreerde merken.
• In China wordt een “first-to-file” systeem gehanteerd. Oftewel wie het eerst registreert krijgt het recht.
• Er zijn verschillende routes om een merk registratie in China te verkrijgen en afhankelijk van uw persoonlijke situatie
• Wanneer u zaken doet met China en nog geen merkregistratie heeft in China stel deze aanvraag niet langer uit.

Ontdek hoe wij uw merk registreren en welke regio van bescherming het beste past bij uw gouden merk. Neem contact op met een van onze adviseurs en laat u adviseren of een merkregistratie in China de juiste keuze voor u is.

Foto door Jimmy Chan via Pexels.