Die vraag wordt mij vaak gesteld en ik antwoord steevast, wat vindt u zelf? Men komt dan met voorbeelden als het blauw van de Nivea potjes of het paars van de Milka-koeien… En daar heb je dan al het antwoord op de vraag: als het publiek de kleur associeert en herkent zit je al een eind in de goede richting om als merk in aanmerking te komen.  Hoe langer en/of intensiever je een merk gebruikt, hoe meer dit gezien gaat worden als een merk. Voor kleurmerken is de drempel naar voldoende herkenning echter wel behoorlijk hoog.

Wat is een geldig merk?

Een merk moet iemands producten en dienstverlening onderscheidend maken ten opzichte van die van een ander. Dat is één van de vereisten om als merk te kunnen gelden. Daarnaast moet het ook niet gaan om beschrijvende tekens waarbij de kenmerken van het product of de diensten worden weergegeven (“diesel” voor brandstoffen kan bijvoorbeeld niet, “DIESEL” voor kleding kan wel) of te simpele tekens (triviale vormen zoals een rondje of kleuren of letters in het algemeen).

Maar waarom zijn er dan toch kleuren als merken geregistreerd? Uit de jurisprudentie blijkt dat kleuren wel degelijk als merk kunnen fungeren. In principe kun je dus een kleur als merk laten vastleggen. Bij aanvraag van dat kleurmerk moet in ieder geval duidelijk aangegeven worden hoe die kleuren gebruikt worden, zodat de bescherming duidelijk en nauwkeurig vast te leggen is. Deponering van een kleurstaal en weergave van de kleur door middel van een internationaal erkende kleurcode zoals RAL of Pantone is daarbij een wettelijke vereiste.

Daarnaast speelt nog de eis van onderscheidend vermogen een rol. Een teken dat te weinig onderscheidend vermogen heeft of te simpel is, zoals een kleur, kan alsnog die vereiste onderscheidenheid krijgen door langdurig en/of intensief gebruik in de markt en wel zodanig dat mensen de kleur als “merk” gaan herkennen. Daarmee is het teken ‘ingeburgerd’ en voldoet het alsnog aan de vereisten van een merk, namelijk herleidbaar naar een bepaald product of dienst. De vraag is natuurlijk: wanneer is een kleur dan ingeburgerd?

BLAUW?

Om te bepalen wanneer je kunt spreken van inburgering moeten alle factoren die maken dat een merk een merk is bekeken worden, namelijk: is het merk geschikt geworden om vast te kunnen stellen dat een product van een bepaalde onderneming afkomstig is (herkomstfunctie) en heeft het dus onderscheidend vermogen verkregen?

Die factoren zijn onder andere de duur en intensiteit van het gebruik van het merk,  hoe groot is het marktaandeel, de geografische spreiding, de hoogte van het reclamebudget van de onderneming voor het merk, het gedeelte van het betrokken publiek dat de producten op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede marktonderzoeken. Neem nu het blauw van de Nivea potjes. Unilever vond dat het blauw dat door Beiersdorf als merk werd geregistreerd geen geldig merk was, want niet onderscheidend, en begon een zaak. De Duitse rechter, daar werd de zaak aanhangig gemaakt, gaf als criterium aan dat om in Duitsland een merkenclaim op een kleur te vestigen, er aangetoond moet worden dat 75% van de doelgroep die kleur als merk herkent. Dat was helaas niet zo, maar in hoger beroep lukte het Beiersdorf om de door het Hof bepaalde percentage van 50% herkenning voor kleurmerkbescherming wél te halen. Uit het marktonderzoek bleek namelijk dat 71%  van de ondervraagde mensen de kleur herkende. Helaas besloot Unilever niet met de rechtszaak verder te gaan en is alsnog niet duidelijk uitgemaakt of het blauw nu wel of niet ingeburgerd was. Het merk bleef wel geregistreerd.

GEEL dan?

Om precies te zijn Kärcher-geel. De producent van onder andere hogedrukreinigers, brengt haar producten in het begin in het blauw op de markt, echter in 1974 werd het blauw vervangen door het kenmerkende geel. Sindsdien heeft Kärcher onafgebroken, wereldwijd en consequent deze kleur voor haar producten gebruikt.

Toen Varo, ook een producent van hogedrukreinigers, de kleur geel voor haar producten gebruikte, vond Kärcher dan ook dat er inbreuk op haar kleurmerk plaatsvond. De rechtbank Den Haag gaf Kärcher grotendeels gelijk en oordeelde dat “Kärcher-geel” een ingeburgerde kleur is, mede door het consequente gebruik en het inmiddels ontstane onderscheidend karakter. Een groot deel van het in aanmerking komende publiek zou bij een Varo-gele hogedrukreiniger namelijk kunnen denken dat die afkomstig is van Kärcher. Kärcher had voldoende aangetoond – met inachtneming van de eerder genoemde factoren – dat haar gele kleur als merk ingeburgerd is.

Het is wel GOUD wat blinkt

Nog een recent voorbeeld: Lindt schreef in 2001 zijn in goudkleurig folie voorzien van een rood lintje met belletje verpakte paashaas in als merk: “Lindt Goldhase”. Lindt had al eerder geprobeerd haar chocolade haas als vormmerk vast te leggen, maar dat was – ondanks vele rechtszaken – niet gelukt. Een verandering in de tactiek om zo te proberen de goudkleurige folie van het haasje als merk erkend te krijgen, werpt echter wel haar vruchten af.

Het Duitse Bundesgerichtshof heeft in een recent gewezen vonnis bepaald dat de gouden kleur van de folie inmiddels is ingeburgerd, waarbij werd verwezen naar het marktonderzoek dat is uitgevoerd waarbij 70% van het in aanmerking komende publiek heeft aangegeven dat de kleur goud wel degelijk met het chocoladehaasje van Lindt wordt geassocieerd.  De rechtbank in München had eerder een eis van Lindt tegen de Duitse zoetwarenfabrikant Viba Sweets – eigenaar van Confiserie Heilemann – afgewezen. Heilemann brengt ook een chocoladehaasje in gouden folie op de markt. De kleur goud werd door de lagere rechtbank niet als corporate image gezien. Lindt verkoopt ook anders gekleurde producten op de markt. Er zou enkel een associatie vastgesteld zijn op grond van de grote bekendheid van de Lindt Goldhase maar er zou geen enkel bewijs zijn geleverd voor de geldigheid van de kleur zelf met het haasje op de markt.  Het Bundesgerichtshof heeft er nog aan toe gevoegd dat het niet uitmaakte dat de onderneming niet voor alle producten de gouden kleur gebruikte of het rode kraagje met belletje als kenmerk voor het haasje heeft. De chocoladehaas had in 2017 een marktaandeel van meer dan 40% en op grond van die reputatie inmiddels merkstatus verworven.

De zaak is nu door de Bundesgerichtshof weer terugverwezen naar de rechtbank in München. Er moet nu nog verder gestreden worden over de vraag of Heilemann zelf niet ook een chocoladehaasje in gouden folie mag verkopen en of er nu wel inbreuk wordt gemaakt op het pas verworven“goud”merk van Lindt vanwege verwarringsgevaar.  Zal het goud van Lindt blijven blinken?

Kortom

Belangrijkste punten om hieruit mee te nemen:

• Een kleur kan wel degelijk als merk fungeren.
• Bij de aanvraag moet duidelijk worden aangegeven hoe de kleur gebruikt wordt.
• Voor inburgering is langdurig en/of intensief gebruik in de markt van de kleur noodzakelijk om zich te kunnen onderscheiden als merk.

Ontdek hoe wij uw merk registreren en of uw gebruik van kleuren in aanmerking komt voor bescherming als merk. Neem contact op met een van onze adviseurs en laat u adviseren of uw merk een “gouden”merk is.