Auteursarchief: Jacqueline van der Sluis

Merk vastleggen: 5 tips!

17 augustus 2022

Een merkregistratie doe je zo… of toch niet? Niet alle merken die worden ingediend voor merkregistratie worden geaccepteerd, daarom is het belangrijk om van te voren je huiswerk goed te doen om succesvol je merk te registreren. De belangrijkste weigeringsgrond is dat het merk niet onderscheidend genoeg is, bedenk daarom een unieke en onderscheidende naam. Ook een onderzoek naar merken op het Internet of in de merkenregisters is geen overbodige luxe. Een onderzoek kan helpen te voorkomen dat je later met een ouder merk in botsing komt. Lees hier onze 5 tips om goed doordacht, en wel overwogen te werk te gaan.

Merken en uniek zijn

Tip 1 – Bedenk een onderscheidende naam

Bij het bedenken van je merknaam is het van belang om een unieke naam te bedenken met onderscheidend vermogen. Als je merk zich niet onderscheid, kan het mogelijk niet succesvol worden geregistreerd. Wanneer is iets onderscheidend en wanneer niet?

Neem het voorbeeld van het Amerikaanse ijsmerk Häagen-Dazs. Stel dat zij SWEET ICE als merk zouden willen registreren voor een nieuw ijsje. Helaas voor Häagen-Dazs wordt SWEET ICE door het publiek ervaren als een omschrijving voor het product ijs, en niet als een merknaam. Had Häagen-Dazs deze bewoordingen als merk aangevraagd dan zou dit merk niet zondermeer geaccepteerd zijn door het merkenregister. Häagen-Dazs daarentegen is een echte fantasienaam en wordt wel als merk opgevat. Daarom kan deze merknaam wél voor merkregistratie in aanmerking komen.

Het bedenken van een onderscheidende naam kun je zelf doen, of overlaten aan een bureau dat daarin gespecialiseerd is. Wanneer je een shortlist hebt met merknamen is het belangrijk om deze te screenen of deze merknamen voor merkregistratie in aanmerking komen. Het is altijd verstandig om uit meer merknamen te kunnen kiezen. Een gespecialiseerde merkgemachtigde kan je dan adviseren welke merknamen niet voldoende onderscheidend zijn, zodat je met een gerust hart een keuze kunt maken tussen de overgebleven merknamen die wel een kans van slagen zouden kunnen hebben om als merk te registreren.

Ga je binnenkort een merknaam lanceren? Denk er dan aan om deze voorafgaand aan deze lancering te registreren als merk in de regio Benelux, Europese Unie of daarbuiten. Denk er ook aan om van te voren de gewenste domeinnaamregistraties te regelen. Bij het groeien van de bekendheid van jouw merk zullen kapers kans zien om een domeinnaam met jouw merk te registreren.

Merkregistratie en onderzoek

Tip 2 – Doe een merkonderzoek

Voordat je een merknaam registreert is het raadzaam om onderzoek te doen naar oudere merken. Een nieuw merk kan namelijk worden tegen gehouden wanneer er al een ouder merk bestaat dat te veel lijkt op het nieuwe merk. Je kunt nog met een ouder merk worden geconfronteerd ook al gebruik je jouw merk na registratie al jaren. Je kunt enorme schade ondervinden wanneer je vanwege dit oudere merk moet stoppen met het gebruik van je eigen merk.

Neem nu het oudere merk DIESEL, geregistreerd voor fietsen en geregistreerd op 10 januari 1995. Zelf bedenk je de merknaam DIEZIL en registreer je op 8 september 2020, ook voor fietsen. Dit nieuwe merk DIEZIL lijkt te overeenstemmend veel op het oude merk DIESEL. Het oude merk kan het nieuwe merk gaan verbieden vanwege oudere merkrechten. Daarom kan het verstandig zijn om een andere merknaam te kiezen.

Vraag gratis onze identieke merk check aan om te zien of exact hetzelfde merk niet al door een ander is geregistreerd. Als dat niet het geval is kun je op basis hiervan besluiten om ook nog verder te gaan met een uitgebreid onderzoek om overeenstemmende merken te ontdekken en te bekijken of je merk nog wel uniek genoeg is.

Wereldwijd of regionaal

Tip 3 – Bekijk de mogelijkheden voor het gebruik van een voucher

Heb je een niet al te groot budget om direct in zowel de Benelux, de EU en daarbuiten te registreren? Tegenwoordig zijn er ook innovatievouchers of startervouchers te verkrijgen om korting te krijgen op je merkregistratie. Zo kun je bijvoorbeeld in 2022 gebruik maken van de zogenaamde “SME-voucher” van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Hiermee krijg je een deel van je aanvraagkosten terug. Hieronder vind je meer informatie over de actie en de voorwaarden. Het doel van de actie is om bedrijven te ondersteunen die hun IE-rechten willen beschermen. Als je meer wilt weten over het gebruik van deze en/of andere vouchers, neem contact met ons op.

Merkregistratie en indiening

Tip 4 – Bedenk wie de rechthebbende van je merk is

Voordat je overgaat tot het registreren van je merk, is het goed om even stil te staan bij wie de rechthebbende, of houder, dient te worden van het merkrecht. De persoon of het bedrijf dat bij indiening wordt aangeduid als: Aanvrager, is bij succesvolle registratie van het merk de rechthebbende en Houder van het recht en kan hier geheel zelfstandig over beschikken. Over het algemeen wordt aangeraden om Intellectueel Eigendom op naam van een bedrijf te zetten en hierbij te kiezen voor het bedrijf dat het hoogste in de bedrijfsstructuur zit, zoals een holding. Er is echter nog een reden dat de houder van belang is bij een merkregistratie, het is namelijk de houder van het merk die gebruik moet kunnen aantonen 5 jaar na registratie. Wat de gebruiksplicht van een merk inhoudt lees je hier.

Merkregistratie en producten en/of diensten

Tip 5 – Identificeer de juiste klassen voor je merk

Tijdens een eerste gesprek zal een merkengemachtigde vragen stellen over het gebruik van het merk. Op basis van die informatie wordt onder andere bepaald in welke classificaties het merk moet worden geplaatst. Als een aanvraag voor merkenregistratie moet worden ingediend, moet er worden aangegeven voor welke producten of diensten het merk gebruikt gaat worden. Om administratieve redenen worden al deze producten en diensten ingedeeld in categorieën (klassen). Er zijn in totaal 45 waren- en of diensten klassen. Uit deze 45 klassen kies je die klassen die het meest van toepassing zijn op wat jij met jouw merk wilt gaan doen. Let hierbij op dat je meteen nadenkt over wat je de komende 5 tot 10 jaren verwacht te gaan doen met je merk. Registreer hiervoor ook de klassen. Als je eenmaal een merk geregistreerd hebt kan er alleen in een geheel nieuwe registratie een klasse worden toegevoegd. Bovendien, de door jouw gekozen classificaties bepalen de beschermingsomvang van het merk.

Kortom

Belangrijkste punt om hieruit mee te nemen:

Bedenk een onderscheidende naam die uniek is
Doe een merkenonderzoek
Bekijk de mogelijkheden voor het gebruik van een voucher
Bedenk wie de rechthebbende is van je merk
Identificeer de juiste klassen voor je merk

Ontdek hoe wij uw merk registreren en welke regio van bescherming het beste past bij uw gouden merk. Neem contact op met een van onze adviseurs en laat u adviseren of een merkregistratie de juiste keuze voor u is.

Foto door Ann H via Pexels.

World IP Day 26 April 2022– IP and Youth: Innovating for a Better Future

Lees het gehele artikel

23 april 2022

Elke jaar op 26 april is er de “World Intellectual Property Day” (WORLD IP-day). De “World Intellectual Property Organisation” (WIPO) neemt hier ieder jaar weer het voortouw in. Daarbij stimuleren zij innovatie en creativiteit en geven ze meer voorlichting over de rol die intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) spelen in de markt.

Innovatie voor een betere toekomst

WORLD IP-day 2022 belicht jonge mensen die de innovatie-uitdagingen aangaan. Daarbij gebruiken ze hun energie en vindingrijkheid, hun nieuwsgierigheid en creativiteit om koers te zetten naar een betere toekomst. Wereld dag voor intellectuele eigendom 2022 viert het innoveren voor een betere toekomst door deze jonge ondernemers.

Met IE-rechten, zoals met een octrooi-, merk- of modelrecht, kun je een idee omzetten in een zakelijke kans en daarmee waarde genereren. Met als gevolg dat jonge ondernemers hun doelen kunnen bereiken, inkomsten kunnen genereren, banen kunnen creëren, lokale en mondiale uitdagingen kunnen aanpakken en gemeenschaps- en nationale ontwikkeling kunnen ondersteunen.

Kortom

Belangrijkste punten om hieruit mee te nemen:

Met IE-rechten, zoals met een octrooi-, merk- of modelrecht, kun je een idee omzetten in een zakelijke kans.
Innovatie draagt bij aan een betere toekomst.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies over de mogelijkheden van IE bescherming van uw idee.

Bron: WIPO

Een merk registreren in China, waarom eigenlijk?

Lees het gehele artikel

19 augustus 2021

Voor ondernemers die producten in China laten maken of uit China importeren is het tegenwoordig van groot belang een merkregistratie te hebben in dit land. Maar een merk registreren in China, waarom is dit eigenlijk belangrijk? Na de uitspraak van het Chinese Supreme Court of China in de zaak Hondakit zijn er veranderingen opgetreden in de kwalificaties van merkmisbruik. Waar eerder geen inbreuk zou worden aangemerkt is dat nu wel het geval. Er worden jaarlijks zeer veel (te kwader trouw) merkregistraties gedaan bij het China Trademark Office (CTO). Het is aan te bevelen dat als u als ondernemer zaken doet met China om de merkregistratie niet uit te stellen en uw merken in eigen hand te houden.

Hondakit zaak

In de Hondakit zaak (Honda Motor Co., Ltd. v. Chongqing Hensim Group Limited, et al., case number (2019) 最高法民再138号), heeft Honda met succes kunnen optreden tegen merkmisbruik door Chongqing Hensim Group Limited en Mei Hua Company Limited of Myanmar met het merk Hondakit. Door onder andere een Honda merk uit 1988 met een lange geschiedenis aan merk gebruik waardoor Honda een bekend merk is geworden in China in te zetten.

Onder het merk Hondakit werden loutere productieactiviteiten uitgevoerd, met als enig doel de producten naar overzeese markten te exporteren. Honda trad op basis van zijn Honda merk op tegen zowel de fabrikant Chongqing Hensim Group Limited, als de exporteur Mei Hua Company Limited of Myanmar, die het merk Hondakit had geregistreerd. Chongqing Hensim Group Limited deed een beroep op de argumenten dat zij geen producten in China aanboden voor de verkoop, dan wel gebruikten, enkel produceerden voor de export en zij dus geen merkinbreuk maakten. De Supreme Court of China ging daar echter uiteindelijk niet in mee.

U moet weten dat voor deze uitspraak loutere productieactiviteiten met als enig doel de producten naar overzeese markten te exporteren, in China geen handelsmerkgebruik vormden. Honda heeft in dit geval met succes kunnen optreden tegen het inbreuk makende merk Hondakit.

First-to-file principe

De Hondakit uitspraak maakt duidelijk dat producten die enkel voor export worden gefabriceerd in China nu ook inbreuk kunnen maken op merken die geregistreerd staan in het Chinese merkenregister. Er kan zelfs sprake zijn van merkinbreuk op het “eigen merk”. Als u geen geregistreerd merk heeft kan dit leiden tot vertraging of het in beslag nemen van uw producten in China.

Er worden jaarlijks veel merken te kwader trouw geregistreerd. Het CTO registreert op basis van het “first-to-file” principe, ofwel, wie het eerst komt is het eerst geregistreerd en beschikt over de merkrechten. Het CPO beoordeelt ambtshalve of een merk wel of niet geregistreerd kan worden. Zijn er identieke of overeenstemmende merken geregistreerd dan zal het register het latere merk weigeren. Het CPO controleert echter niet van wie het merk is en of de houder van het merk wel de rechtmatige eigenaar is. De onrechtmatige eigenaar van het eerder geregistreerde merk kan het de latere aanvrager erg moeilijk maken om producten met het merk op de Chinese markt te brengen of het merk in China te produceren en te exporteren.

Optreden tegen deze te kwader trouw geregistreerde merken kan, maar zijn vaak kostbare en lange procedures. Er kan bijvoorbeeld een doorhalingsprocedure tegen het te kwader trouw geregistreerde merk worden gestart, om zo toch uw eigen merk geregistreerd te krijgen. Er worden ook vaak fikse vergoedingen gevraagd door deze merkhouders van deze te kwader trouw geregistreerde merken. Het is daarom beter voorkomen dan genezen. U wilt toch liever geen kostbare en lange procedures opstarten om uw merk terug te krijgen.

Hoe kan ik mijn merk registreren in China

Een merk registreren in China kan vanuit Nederland via een basis registratie in de Benelux of op basis van een Europese Unie (Uniemerk) aanvraag worden gedaan. Een voordeel daarvan is dat er een simpele maar stevige basis wordt gelegd voor de strategie van uw merk. Uw Chinese merk wordt daarna via een zogenaamde WIPO-route met een recht van voorrang aangevraagd op basis van de Benelux of Uniemerk aanvraag. Dit recht van voorrang kan tot 6 maanden na de basis registratie worden uitgevoerd. Heeft u al wat langer een Benelux of Uniemerk dan kunnen wij u adviseren welke registratie route de beste keuze is. U kunt via de WIPO-route ook direct nog andere belangrijk landen meenemen in uw merkaanvraag.

Uiteraard is het ook mogelijk om direct een nationale registratie in China te doen. De exacte registratie route is afhankelijk van uw persoonlijk situatie.

Onnodige risico’s en vertragingen

Samengevat kunnen we wel zeggen dat de Hondakit zaak voor een duidelijke strategische verandering heeft gezorgd als het om uw merk gaat in China. De Supreme Court of China stelde Hondakit niet in het gelijk, waardoor Honda met succes kon optreden tegen het inbreuk makende merk Hondakit. Wanneer u zaken doet met China is het zeker het overwegen waard om uw merk te registeren in China. Neem dit vooraf in uw marketingstrategie mee. Een merkregistratie in China kan via een basis registratie in de Benelux of op basis van een Uniemerk of kan direct via een nationale procedure bij het CPO. Het kan veel onnodige risico’s en vertragingen voorkomen.

Kortom

Belangrijkste punt om hieruit mee te nemen:

De Hondakit uitspraak maakt duidelijk dat producten die alleen voor export worden gefabriceerd in China nu ook inbreuk kunnen maken op in China geregistreerde merken.
In China wordt een “first-to-file” systeem gehanteerd. Oftewel wie het eerst registreert krijgt het recht.
Er zijn verschillende routes om een merk registratie in China te verkrijgen en afhankelijk van uw persoonlijke situatie
Wanneer u zaken doet met China en nog geen merkregistratie heeft in China stel deze aanvraag niet langer uit.

Foto door Jimmy Chan via Pexels.