Tagarchief: intellectuele eigendom

De vier belangrijkste drogredenen om je merk niet te registreren

9 april 2025

Er zijn een paar veel voorkomende drogredenen die ik vaak hoor van ondernemers wanneer ze besluiten hun merk niet te registreren. In een reeks van 4 blogs bespreek ik de meest voorkomende en leg ik je uit waarom deze redenen een misverstand zijn en waarom het (alsnog) verstandig is om je naam wel als merk te registreren.

Ik hoef mijn merk niet te registreren, want mijn handelsnaam is al geregistreerd bij de Kamer van Koophandel

Wat is het verschil tussen een handelsnaam en een merk?

Een handelsnaam is de naam die je gebruikt voor je bedrijf. Dit is de naam waaronder je als ondernemer bekend bent. Je moet je inschrijven bij de Kamer van Koophandel om je bedrijf officieel te registreren, zodat je bijvoorbeeld een btw-nummer krijgt en je belastingzaken geregeld kunnen worden. Hierbij geef je ook een naam op. Dit hoeft niet per se ook jouw (handels)naam te zijn die je gebruikt in het economische verkeer.

Registratie bij de Kamer van Koophandel betekent echter niet dat er automatisch exclusieve rechten ontstaan op de naam die je bij de Kamer van Koophandel opgeeft. Handelsnaamrechten ontstaan door gebruik in het economisch verkeer van die naam en niet door registratie van die naam in het Handelsregister.

De bescherming van een handelsnaam is voornamelijk gericht op het voorkomen van verwarring met andere bedrijven die dezelfde of een verwarrende naam gebruiken in hetzelfde werkgebied en ook nog eens in dezelfde regio. Handelsnaamrechten gelden dus niet automatisch op nationale of internationale schaal. Daarnaast geldt dat derden in andere regio’s dezelfde naam kunnen gebruiken zonder dat dit per definitie wordt beschouwd als een inbreuk op jouw handelsnaamrechten.

Een merk daarentegen is een woord, logo, combinatie hiervan of een ander teken die jouw producten of diensten identificeren en onderscheiden van die van anderen. Het doel van merkregistratie is om jouw onderscheidingsteken (merk) exclusief te maken, zodat derden niet hetzelfde merk of een overeenstemmend merk kunnen gebruiken voor soortgelijke producten of diensten.

Ook anders dan bij de handelsnaam ontstaan merkrechten in de meeste gevallen uitsluitend door registratie en dus niet door gebruik. Registratie van het merk bij het Benelux Bureau geldt direct voor de gehele Benelux en is dus niet regio gebonden. De eerste 5 jaar na registratie is gebruik van het merk ook niet noodzakelijk om het merk met succes in te kunnen roepen.

Vaak is de bescherming die een merkregistratie geeft ruimer dan die van een handelsnaam. De indieningsvereisten voor een merk zijn dan ook anders. In een eerdere blog zijn we al eens ingegaan op de indieningsvereisten voor merkbescherming.

Risico van het enkel registreren van een Handelsnaam en het niet registreren van een merk

Als je als ondernemer enkel vertrouwt op je handelsnaam kan dit zeer nadelige gevolgen hebben. Zelfs als jouw handelsnaam ouder is dan het geregistreerde merk van een ander kan je hier vaak niet tegen optreden. Een handelsnaam biedt geen bescherming tegen merkgebruik van anderen. Sterker nog soms kan er op basis van een jonger merk worden opgetreden tegen een oudere handelsnaam. (Langdurig) gebruik ban een handelsnaam is dan ook geen garantie dat je je naam kan blijven gebruiken.

Kortom

Hoewel het registreren van je handelsnaam bij de Kamer van Koophandel een belangrijke stap is in het opstarten van je bedrijf, biedt het je geen bescherming op het gebied van merkgebruik. Wil je je naam daadwerkelijk beschermen tegen merkinbreuk en zorgen dat je exclusieve rechten hebt (en houdt) op jouw naam of logo? Dan is het belangrijk om je naam of logo als merk te registreren.

Registratie bij de KVK biedt je geen bescherming op je naam
Alleen een merkregistratie geeft je exclusieve rechten op je naam

Heb je vragen of zoek je hulp bij het registeren van jouw merk? Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies. Je kunt ons bereiken op 040-3032148, via e-mail op info@lioc.nl of stuur ons hier een bericht.

Foto door Hein Gijsbers

Merkbescherming buiten de Benelux

Lees het gehele artikel

26 november 2024

Je Benelux merk is geregistreerd. Maar wat nou als je je merk ook buiten België, Nederland en/of Luxemburg wilt gaan gebruiken. Dan is het mogelijk om je merkbescherming uit te breiden naar landen buiten de Benelux.

In een aantal blogs bespreek ik wat voor jou als ondernemer de belangrijkste aspecten zijn van merkbescherming in de Benelux. Deze keer bespreek ik de mogelijkheden van merkbescherming buiten de Benelux.

Merkaanvrage indienen in andere landen

Anders dan bij bijvoorbeeld octrooien of modellen kan je bij merken op ieder moment ervoor kiezen om een bestaand merk in andere landen in te dienen. Er is geen nieuwheidseis en in de meeste landen maakt het ook niet uit of het merk al daadwerkelijk gebruikt wordt of niet.

Wel is het belangrijk om per land de beschikbaarheid en registreerbaarheid te controleren. Een inschrijving in de Benelux betekent niet automatisch dat het merk ook in andere landen beschikbaar is. In sommige landen wordt door het merkenbureau gekeken of er al overeenstemmende oudere merken in het register voorkomen. Indien de officiële instantie van mening is dat jouw merk niet naast dat andere merk kan bestaan, kan het merk voor inschrijving worden geweigerd.

Betekenis van een merk in verschillende talen

Daarnaast kan het zo zijn dat een merk wat in de Benelux talen/landen onderscheidend is, in bijvoorbeeld Italië beschrijvend is. Sowieso is het goed om de betekenis van een merk in verschillende talen na te gaan. Verschillende automerken hebben typenamen moeten aanpassen omdat de namen niet in alle talen even gepast zijn.

Ook wordt niet in alle landen dezelfde bewoording voor de classificaties geaccepteerd. Het kan zijn dat dit per land moet worden aangepast.

Landenkeuze en depot strategie

De landen waar je als ondernemen actief bent zijn de landen waar je merkbescherming wilt overwegen. Je denkt dus na over waar je markt zit. Aan de hand van de landenkeuze kun je gaan bepalen wat de beste route is om merkbescherming te verkrijgen in deze landen. Zo bestaat er bijvoorbeeld een Internationale Registratie bij het World Intellectual Property Office (WIPO). Via deze route kun je efficiënt en relatief voordelig je merk in meerdere landen aanvragen. Soms is het echter gunstiger, of zelfs noodzakelijk, om je merk via een nationaal depot in een specifiek land aan te vragen. Welke optie het beste past en het meest kostenefficiënt is moet van geval tot geval bekeken worden. Hierbij kan je merkengemachtigde je helpen.

Het is aan te raden om al vóór de eerste indiening van je merk (in de Benelux of EU) na te denken over in welke andere landen je merkbescherming wilt. Dit kan namelijk mede bepalen of je start met een Benelux of EU aanvraag. Als activiteit buiten de EU niet direct te verwachten is, dan zou een EU merkaanvrage voldoende kunnen zijn. Later kun je dan nog op basis van dit EU merk, je merk in andere landen aanvragen. Bijvoorbeeld via een Internationale Registratie. Zijn er echter ook landen buiten de EU van belang, of is er meer haast bij, dan is starten met een Benelux merkaanvrage meer voor de hand liggend. Een Benelux aanvrage is in de regels sneller geregistreerd en latere uitbreiding middels een Internationale Registratie is vaak goedkoper. Dit is ook onderdeel van je depot strategie en hierin kan je merkengemachtigde je adviseren.

Kortom

Als je merkgebruik verder groeit buiten de grenzen van de Benelux, groeit je merkrecht niet automatisch mee.
Uitbreiding van merkbescherming buiten de Benelux is vaak wel mogelijk.

Heb je vragen of zoek je hulp bij merkbescherming buiten de Benelux? Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies. Je kunt ons bereiken op 040-3032148, via e-mail op info@lioc.nl of stuur ons hier een bericht.

Foto door Hein Gijsbers

Ik heb mijn bedrijfslogo gewijzigd, heb ik nu een nieuwe merkregistratie nodig?

Lees het gehele artikel

12 november 2024

Met een merk onderscheid je jouw producten en diensten van die van jouw concurrent. Hierdoor is jouw merk een integraal onderdeel van de goodwill van jouw bedrijf. Een merk kun je op verschillende manieren beschermen. Denk aan registratie van jouw bedrijfsnaam als woordmerk of jouw logo als (woord-)beeldmerk. Hoewel jouw bedrijfsnaam niet zo snel aan verandering onderhevig zal zijn, geldt hetzelfde niet altijd voor jouw bedrijfslogo. Bedrijfslogo’s willen met de tijd nog weleens wijzigen. Het logo krijgt een moderner uiterlijk. De merkregistratie van jouw bedrijfslogo komt dan niet meer één-op-één overeen met hoe je jouw gewijzigde logo gebruikt. In die gevallen krijgen wij regelmatig de vraag of een nieuwe merkregistratie van het bedrijfslogo nodig is. Een bestaande merkregistratie kun je immers niet wijzigen of ‘updaten’.

Wat is er aan het uiterlijk van jouw logo verandert?

Om te bepalen of een nieuwe merkregistratie nodig is, bepalen we enerzijds wat er precies aan het uiterlijk van jouw bedrijfslogo is gewijzigd en anderzijds bekijken we wat de huidige omvang van jouw merkbescherming is, in vergelijking met het gewijzigde bedrijfslogo dat je gebruikt.

Als eerste bekijken we wat je veranderd hebt aan je logo. Heb je de typografie veranderd, of een andere kleurtint gekozen? Of heb je misschien een heel nieuwe element aan jouw bedrijfslogo toegevoegd. Als het bedrijfslogo enkel op ondergeschikte punten is gewijzigd, is in beginsel een nieuwe merkregistratie van het logo niet nodig. Hierbij kun je denken aan het toevoegen van een beschrijvend element aan jouw logo of het wijzigen van kleine grafische elementen. Of je bedrijfslogo alleen op ondergeschikte punten is gewijzigd moet per geval bepaald worden. Hiervoor kun je advies vragen bij je merkengemachtigde.

Verder is van belang om te bepalen wat de onderscheidende elementen van jouw huidige bedrijfslogo zijn. Een onderscheidend element is een uniek kenmerk van je logo dat niet beschrijvend is voor de waren en diensten die je onder dat logo aanbiedt. Denk hierbij aan een bepaald kleurgebruik of een lettertype. Als deze onderscheidende elementen niet beïnvloed worden door de wijziging in jouw nieuwe logo, dan is een nieuwe merkregistratie niet direct nodig.

Registreer de onderscheidende elementen van jouw logo

In de praktijk wordt dikwijls gekozen om de onderscheidende elementen van jouw bedrijfslogo als losse merken te registreren, om op die manier een zo breed mogelijke beschermingsomvang van jouw merk te creëren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het registreren van een los woordmerk, een los beeldmerk en een gecombineerd woord-beeldmerk. Indien jij deze onderscheidende elementen weer één-op-één of met onbeduidende verschillen gebruikt in een gewijzigde logo, dan zal een nieuwe merkregistratie niet direct nodig zijn. Hierbij is het dan wel van belang dat je het onderscheidend vermogen van je logo als geheel niet gewijzigd hebt door toevoeging van andere onderscheidende elementen.

Kortom

Bestaande merkregistraties kunnen niet ge-update worden.
Registreer onderscheidende elementen van je logo om een zo breed mogelijke beschermingsomvang te creëren. Laat je hierbij adviseren door een merkengemachtigde.
Als je logo zodanig is veranderd dat het onderscheidend vermogen is gewijzigd, kan het van belang zijn om een nieuwe merkregistratie te doen.

Heb jij jouw logo gewijzigd en vraag je, je af of je dit gewijzigde logo als merk moet laten registeren? Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies. Je kunt ons bereiken op 040-3032148, via e-mail op info@lioc.nl of stuur ons hier een bericht.

Foto door Hein Gijsbers

Merk in de Benelux: van aanvraag tot registratie

Lees het gehele artikel

8 oktober 2024

Je hebt vooronderzoek gedaan en bent zeker van je gekozen merknaam. Nu is het tijd om je merk te gaan beschermen met een merkdepot in de Benelux, oftewel een merkaanvraag.

Als ondernemer is het beschermen van je merk essentieel in een competitieve markt. In de Benelux, bestaande uit België, Nederland en Luxemburg, zijn er verschillende stappen die je moet nemen om ervoor te zorgen dat je merk beschermd is tegen inbreuk en namaak. In een aantal blogs bespreek ik wat voor jou als ondernemer de belangrijkste aspecten zijn van merkbescherming in de Benelux. Deze keer een duik in de procedure van een Benelux merkaanvraag.

Benelux merkaanvrage indienen

Een aanvrage voor een Benelux merkregistratie, ook wel Benelux merkdepot genoemd, dien je in bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE). De aanvrage moet online worden gedaan via de website. Het is niet verplicht om de aanvrage door een merkengemachtigde te laten indienen. Wij raden wel aan om je van te voren goed te laten informeren en adviseren door een merkengemachtigde, met name voor het opstellen van je classificatie om zo onnodige bezwaren te voorkomen.

Dit heb je in ieder geval nodig voordat je gaat indienen (lees hierover ook onze blog over de 3 ingrediënten van een merkaanvrage):

Merkhouder
Classificatie
Onderscheidende merknaam

Na het indienen van je aanvraag gaat het BBIE eerst onderzoeken of de aanvrage aan alle formele vereisten voldoet. Gedurende dit deel van de procedure bekijkt het BBIE ook of de classificatie volledig in orde is. Soms zal het Bureau je verzoeken om de gekozen bewoording aan te passen of te verduidelijken. Belangrijk om te weten is dat in dit stadium de classificatie wel kan worden beperkt, maar niet kan worden uitgebreid.

Na check en akkoord van de formele vereisten (waaronder de check van classificatie) volgt de publicatie van de merkaanvrage. Bij de publicatie van het merk gaat de oppositie termijn lopen. In de Benelux is dit een periode van twee maanden waarbinnen houders van oudere merken bezwaar kunnen maken tegen de ingediende aanvrage. Het Bureau zal gedurende de oppositietermijn ook controleren of het voorgestelde merk voldoende onderscheidend vermogen bezit en niet beschrijvend is voor de aangevraagde producten of diensten.

*“Merk: van aanvraag tot registratie”*, bron BBIE https://www.boip.int/nl/ondernemers/merken/merk-van-aanvraag-tot-registratie

Registratie van het Benelux merk

Indien er geen oppositie wordt ingediend en het merk niet wordt geweigerd, wordt je merk geregistreerd. Je merk is nu beschermd en je bent de houder geworden van de exclusieve rechten op het gebruik van het merk, voor de opgegeven producten of diensten, binnen de Benelux. Vanaf de registratie mag je ook het ®symbool gebruiken bij je merknaam. Over de nut en de noodzaak van gebruik van het ® symbool later meer.

Indien de hele procedure soepel verloopt duurt het ongeveer drie maanden van aanvraag tot registratie. Als er echter bezwaren komen van het Bureau of van derden duurt de procedure aanzienlijk langer. Het kan zelfs zo zijn dat het aangevraagde merk helemaal niet zal worden ingeschreven. Afhankelijk van de reden voor het niet inschrijven is het soms ook aan te raden de naam niet te gebruiken.

Omdat het proces voor merkregistratie bij Benelux Bureau enige tijd kan duren, is het verstandig om tijdig te beginnen met de aanvraagprocedure en niet te wachten tot vlak voor lancering van de nieuwe merknaam met de aanvrage.

Kortom

Na publicatie van je Benelux merkaanvraag kunnen merkhouders van oudere rechten binnen 2 maanden bezwaar maken
Pas na registratie van je merk door het Benelux-Bureau mag je het ®symbool gebruiken
De duur van de Benelux procedure is minstens 3 maanden, houd hier rekening mee bij de lancering van je merknaam

Heb je vragen of zoek je hulp bij het registreren van jouw merk binnen de Benelux? Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies. Je kunt ons bereiken op 040-3032148, via e-mail op info@lioc.nl of stuur ons hier een bericht.

Foto door Hein Gijsbers

Is de merknaam die je hebt gekozen wel beschikbaar?

Lees het gehele artikel

10 september 2024

Je hebt een naam bedacht voor je bedrijf of nieuwe product, maar zijn er andere die deze naam al gebruiken? Is het belangrijk om van te voren een beschikbaarheidsonderzoek te doen?

Als ondernemer is het beschermen van je merk essentieel in een competitieve markt. In de Benelux, bestaande uit België, Nederland en Luxemburg, zijn er verschillende stappen die je moet nemen om ervoor te zorgen dat je merk beschermd is tegen inbreuk en namaak. In een aantal blogs bespreek ik wat voor jou als ondernemer de belangrijkste aspecten zijn van merkbescherming in de Benelux. Deze keer bespreek ik het belang van een onderzoek naar de beschikbaarheid van je merknaam.

Beschikbaarheidsonderzoek

In de vorige blog bespraken we het belang om een goede onderscheidende naam te kiezen. Daarnaast is het ook van belang om na te gaan of de gekozen naam beschikbaar is. Dit betekent dat er geen andere merken zijn geregistreerd die bezwaarlijk zouden kunnen zijn voor het gebruik en/of de registratie van jouw naam als merk.

Één van de mogelijkheden is dan om te kiezen voor een zogenaamde identieke screening. Bij een dergelijke screening kijken we of er merknamen in het register voorkomen die één op één overeenkomen met het merk dat jij wilt beschermen. Hierbij kun je filteren op territoriaal gebied en klassen van waren en diensten. Op deze manier kun je inzoomen op het gebruik van de naam die relevant en wellicht schadelijk kan zijn voor jou.

Andere optie is het uitvoeren van een volledig beschikbaarheidsonderzoek. Hierbij kijken we niet alleen naar merken die één op één overeenkomen maar ook naar merken die er op lijken. Dit noemen we overeenstemmende merken. Ook overeenstemmende merken zouden namelijk een potentieel bezwaar kunnen vormen. Bijvoorbeeld het merk met een letter er voor of erachter is niet identiek maar kan alsnog bezwaar opleveren door de andere merkhouder.

Beschikbaarheidsonderzoek is niet verplicht

Het uitvoeren van een onderzoek is niet verplicht. Afhankelijk van het budget en het belang in de naam kan er ook voor worden gekozen om van een onderzoek af te zien. Als een naam nog makkelijk veranderd kan worden en er nog niet veel belang gehecht wordt aan de naam zou ervoor gekozen kunnen worden de naam in te dienen zonder onderzoek. Bij de keuze van het al dan niet doen van een onderzoek is het wel belangrijk om te beseffen dat het Benelux Bureau zelf geen onderzoek doet naar oudere overeenstemmende merken. Het is aan de merkhouder om te letten op nieuwe aanvragen (merkbewaking) en indien zij deze bezwaarlijk vinden hier actie tegen te ondernemen (indienen van oppositie).

Om te bepalen welk onderzoek voor jou geschikt bekijken we een aantal factoren; het aantal merknamen dat je nog overweegt of aan het onderzoeken bent, wat je budget is en welk risico je bereid bent te lopen. Als je bijvoorbeeld nog gaat kiezen uit meerdere merknamen en/of als je met veel publiciteit een nieuwe bedrijfsnaam in de markt wilt introduceren is het aan te raden om een volledig beschikbaarheidsonderzoek uit te laten voeren zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Het volledige beschikbaarheidsonderzoek zorgt ervoor dat je een weloverwogen beslissing kunt nemen tussen de merknamen, met een reële inschatting op de kans dat je tegen bezwaar van eerder merk aan loopt.

Originaliteit merknaam

Een (volledig beschikbaarheids)onderzoek kan ook worden gedaan om te bekijken of de gekozen naam wel echt zo origineel is als gedacht. Het kan zo zijn dat de naam toch vaker voor komt dan gedacht of dat een concurrent net iets eerder een wel erg overeenstemmende naam heeft aangevraagd. Ook als de naam nog niet (online) wordt gebruikt kan de oudere merkinschrijving een bezwaar vormen. De eerste vijf jaar na registratie is een merk namelijk nog niet onderhevig aan gebruiksdwang. Dit betekent dat het ingeschreven merk kan worden ingeroepen voor alle ingeschreven producten of diensten ongeacht of het daadwerkelijk is gebruikt of niet.

Kortom

Het is aan te raden om je naam op originaliteit te testen doormiddel van een onderzoek vóórdat je hierin investeert. Hiermee voorkom je dat je tegen bezwaar aanloopt en je gedwongen wordt jouw naam te wijzigen nadat je er al veel in hebt geïnvesteerd.

Heb je vragen of zoek je hulp bij het onderzoeken van jouw gekozen merknaam? Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies. Je kunt ons bereiken op 040-3032148, via e-mail op info@lioc.nl of stuur ons hier een bericht.

Foto door Hein Gijsbers

Unitair octrooi

Lees het gehele artikel

5 september 2024

Zoals je wellicht reeds uit de media hebt vernomen, heeft vorig jaar een belangrijke ontwikkeling op octrooigebied plaats gevonden. Een aantal Europese landen, waaronder Nederland, heeft besloten tot de invoering van een eenvormig Europees patent (Unitair octrooi) en de oprichting van een Europees Gerechtshof voor octrooien; het zogenaamde Unified Patent Court (UPC). Maar wat betekend dit precies en wat zijn de mogelijke consequenties voor je bestaande patentrechten? We bespreken het hier en sommen de voor- en nadelen voor je op.

Unitair octrooi

De invoering van een eenvormig Europees octrooi zorgt ervoor dat niet langer, zoals tot nu toe, individuele lidstaten aansluitend aan een Europese octrooiaanvrage dienen te worden aangewezen. Er kan worden volstaan met één aanwijzing van een eenvormig Europees octrooi voor wat betreft de landen die zich daarbij hebben aangesloten. Dat eenvormige Europese octrooi wordt dan gemeenschappelijk voor die landen gevestigd. Vanaf invoering waren dit 17 landen maar sinds de toetreding van Roemenië op 1 september jl. zijn dit 18 landen[1]. In een later stadium zullen naar verwachting meer landen zich hierbij aansluiten.

Een voorwaarde voor de verlening van een dergelijk eenvormig patent is wel dat een vertaling van het patent zal worden ingediend. Daar staat tegenover dat voortaan slechts één jaartaks voor deze landen zal zijn verschuldigd om het unitair octrooi in al deze 18 landen in stand te houden. Voor de overige 9 Europese landen[2] die zich nog niet bij deze regeling aansloten, geldt voorlopig nog het oude systeem waarbij deze landen nog steeds individueel dienen te worden aangewezen. Dit geldt ook voor landen buiten de Europese Unie (EU) die zich om die reden niet aan kunnen sluiten. De invoering van het unitair octrooi, dat naar verwachting uiteindelijk alle EU lidstaten zal beslaan, zorgt voor een vereenvoudiging van het traject na verlening. Afhankelijk van het aantal lidstaten dat anders zou zijn aangewezen, maakt dit unitair octrooi het kostenbesparend om het patent in stand te houden.

[1] België, Bulgarije, Denenmarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië en Zweden

[2] Cyprus, Griekenland, Hongarije, Ierland , Slowakije, Tsjechië, Polen, Spanje en Kroatië

Unified Patent Court (UPC)

Met de introductie van een uniform octrooi ontstaat de behoefte aan een gemeenschappelijk gerechtshof dat voor al die landen gemeenschappelijk daarover kan oordelen. Dit Europese Gerechtshof voor patenten (UPC) is op 1 juni 2023 opgericht.

Vanaf de oprichting beslist het UPC nog slechts over geldigheid en inbreuk met betrekking tot Europese octrooien en octrooiaanvragen. Dit geldt voor nog te verlenen Europese, maar ook voor reeds verleende Europese octrooien en lopende octrooiaanvragen, tenzij je aangeeft dat voorlopig de nationale rechter nog bevoegd moet blijven.

Een uitspraak van het UPC geldt voor alle 18 UPC lidstaten. Vanzelfsprekend kan dit de voorkeur hebben boven het procederen in alle lidstaten afzonderlijk zoals tot nu toe alleen mogelijk was. Een bijkomend voordeel van het UPC is dat je niet langer een, vaak dure, advocaat dient in te schakelen en dat wij als je gemachtigde zelfstandig een dergelijke zaak voor je kunnen voeren.

Keerzijde van het nieuwe systeem

Aan deze voordelen kleeft echter ook een keerzijde, namelijk dat de griffierechten en proceskosten afhankelijk worden gesteld van het belang van de zaak. Die griffierechten kunnen oplopen tot meer dan € 300.000,- en starten vanaf de orde van € 20.000,-. Dit is aanzienlijk meer dan de griffierechten zoals die bijvoorbeeld hier te lande door de rechtbank worden gerekend. En ook het plafond aan proceskosten, dat bij verlies van de zaak aan de wederpartij moet worden vergoed, kan oplopen tot in de tonnen en ligt daarmee bij het UPC aanzienlijk hoger dan bij een nationale procedure.

Ook loopt je patent onder het nieuwe systeem een groter risico op verval. Met dezelfde eenvoud als waarmee je met één procedure door inschakeling van louter je gemachtigde een inbreuk in alle EU lidstaten kunt bestrijden, kunnen derden voortaan namelijk ook met hetzelfde gemak een nietigheidsactie tegen je patent starten. Daarmee loop je het risico om het patent in alle landen te verliezen. Vooral omdat nog geen ervaring is opgedaan met de oordeelsvorming door het UPC, zien wij dit als een reëel risico voor het voortbestaan van je patentrechten.

Opt-Out indienen

Je kunt deze nadelen echter vermijden door een zogenaamd Opt-Out verzoek in te dienen. Hiermee geef je aan dat het UPC niet bevoegd zal zijn om over je patent of nog te verlenen patent kan oordelen. Daarmee zorg je ervoor dat jouw patent nog op de oude vertrouwde voet uitsluitend door de nationale rechter mag worden beoordeeld. Je vermijdt daarmee de hiervoor aangegeven risico’s. Mocht je naderhand in een concreet geval alsnog het UPC willen inschakelen, bijvoorbeeld om een inbreuk op je patent in één enkele procedure voor alle lidstaten te bestrijden, dan kun je op dat moment het UPC alsnog inschakelen door alsdan de Opt-Out in te trekken.

Vanwege de beschreven risico’s en de mogelijkheid tot behoud van de voordelen van het nieuwe systeem, adviseren ook wij om een verzoek in te dienen dat het Unified Patent Court (UPC) niet bevoegd zal zijn om te beslissen over je patent(en). Je vermijdt hiermee het risico van hogere proceskosten bij het UPC. Zo ook het risico dat door een derde zomaar de ongeldigheid van je patent kan worden ingeroepen waardoor het patent in één uitspraak door het UPC in alle landen nietig kan worden verklaard.

In het kort

Het nieuwe unitaire octrooi verschaft bescherming in 18 landen met 1 patent
Voordelen van het unitair octrooi zijn lagere kosten voor het vestigen en in stand houden van je patent.
Het nieuwe gerechtshof, genaamd Unitairy Patent Court (UPC), is sinds juni 2023 bevoegd om de geldigheid en/of inbreuk te toetsen van alle bestaande en nieuwe Europese patenten.
Nadelen van de UPC zijn dat het een extra en voortdurend risico geeft dat je patent op verzoek van derden zal worden vernietigd; ook kunnen de proceskosten, die je bij verlies van je recht moet vergoeden, extreem hoog oplopen.
De bevoegdheid van het UPC kan worden vermeden door het indienen van een Opt-Out verzoek

Wil je advies om te bepalen of het unitair octrooi voor jouw situatie voordelig is? Neem gerust contact op voor een persoonlijk advies. Je kunt ons bereiken op 040-3032148, via e-mail op info@lioc.nl of stuur ons hier een bericht.

Waarom je niet een merknaam moet kiezen die exact omschrijft wat je doet

Lees het gehele artikel

19 augustus 2024

Als je voor je nieuwe bedrijf of product een merknaam gaat bedenken zul je waarschijnlijk snel gaan denken aan namen die beschrijven wat je dienst of product is of aanbied. Als je merkbescherming wilt verkrijgen op je nieuwe merknaam dan kan dit echter slecht uitpakken. Een vereiste voor een merkrecht is dat het merk onderscheidend vermogen heeft. Dit betekend onder andere dat je naam niet beschrijvend mag zijn.

Als ondernemer is het beschermen van je merk essentieel in een competitieve markt. In de Benelux, bestaande uit België, Nederland en Luxemburg, zijn er verschillende stappen die je moet nemen om ervoor te zorgen dat je merk beschermd is tegen inbreuk en namaak. In een aantal blogs bespreek ik wat voor jou als ondernemer de belangrijkste aspecten zijn van merkbescherming in de Benelux. Deze keer duiken we in het vereiste van een onderscheidende naam te kiezen.

Juridisch onderscheidend vermogen

Een naam of logo moet onderscheidend vermogen bezitten om als merk te kunnen worden geregistreerd en om zijn functie als identificatiemiddel van producten of diensten te vervullen. Maar wat betekent dit precies? Dit verwijst naar het vermogen van een merk om zich te onderscheiden van andere merken binnen dezelfde branche of industrie. Het houdt in dat het consumenten in staat stelt een product of dienst te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming.

Een naam kan van huis uit voldoende onderscheidend zijn. Dit noemen we intrinsiek onderscheidend vermogen: Dit verwijst naar het inherente vermogen van een merk om zich te onderscheiden. Merken die van nature uniek, origineel en creatief zijn, hebben vaak intrinsiek onderscheidend vermogen. Bijvoorbeeld, een fantasienaam die geen beschrijvende elementen bevat, zoals ODIDO voor telecomdiensten. Maar denk bijvoorbeeld ook aan bestaande termen die niets zeggen over de achterliggende producten, zoals bijvoorbeeld de Griekse Godin “Nike” niets zegt over sneakers. Deze merken hebben een hoog intrinsiek onderscheidend vermogen.

Ook is het mogelijk dat er sprake is van verworven onderscheidend vermogen. Een naam heeft dan in de loop van tijd onderscheidend vermogen verkregen door intensief gebruik. Dit wordt verworven onderscheidend vermogen of wel inburgering genoemd. Een voorbeeld hiervan is “HAVE A BREAK”, ook zonder KITKAT zal de consument direct denken aan de chocoladereepjes van Nestlé. Merken die alleen beschrijvende termen bevatten die verwijzen naar de kenmerken, kwaliteiten of eigenschappen van de producten of diensten waarvoor ze worden gebruikt, hebben over het algemeen geen onderscheidend vermogen. Bijvoorbeeld: het woord “snel” voor een bezorgdienst zou beschrijvend zijn voor de snelheid van de service en zou daarom geen onderscheidend vermogen hebben zonder toegevoegde elementen. Zulke merknamen zullen vaak ook niet (behoudens bewijs van inburgering) als merk worden geaccepteerd door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Belang van juridisch onderscheidend vermogen

Zoals aangegeven is onderscheidend vermogen van cruciaal belang voor een succesvolle merkaanvrage. Indien het Benelux Bureau van mening is dat een naam onvoldoende onderscheidend is, zal de naam als merk worden geweigerd. Er kan dan ook niet op basis van merkinbreuk worden opgetreden tegen derden partijen die een overeenstemmende naam gebruiken voor soortgelijke producten of diensten. Soms kan op basis van andere rechten (zoals handelsnaamrechten) nog actie ondernomen worden.

Daarnaast geldt, hoe groter het onderscheidend vermogen hoe groter de beschermingsomvang. Met een sterk merk (een merk met een grote(re) beschermingsomvang) kan je vaak sneller en makkelijker optreden tegen merkinbreuk. Het is dus heel belangrijk om van tevoren goed na te denken over wat voor soort naam je kiest. De naam moet niet alleen vanuit marketingoogpunt pakkend zijn, maar moet ook nog als merk beschermd kunnen worden.

Kortom

Het is aan te raden aan ondernemers om bij het kiezen van een merknaam zorgvuldig te overwegen of deze voldoende onderscheidend is om te worden beschermd en erkend door consumenten.

Heb je vragen of zoek je hulp bij het kiezen van een onderscheidende merknaam, neem contact met ons op voor vrijblijvend advies.

Wil je meer weten over merkbescherming in de Benelux? Neem gerust contact op voor een persoonlijk advies. Je kunt ons bereiken op 040-3032148, via e-mail op info@lioc.nl of stuur ons hier een bericht.

Foto door Hein Gijsbers

Merkbescherming in de Benelux: Een Gids voor Ondernemers

Lees het gehele artikel

18 juli 2024

Drie ingrediënten van een merkaanvrage

Het merk

Het hoofdingrediënt van een merkaanvrage is uiteraard het merk zelf. De meest voorkomende merken zijn woorden en logo’s of een combinatie hiervan. Maar ook andere onderscheidende tekens kunnen een merk zijn, denk hierbij aan vormen, kleuren, geluiden of zelfs hologrammen. Deze zijn echter vaak een stuk moeilijker vast te leggen als merk. De vereiste waar je merk aan moet voldoen om bescherming te kunnen genieten bespreek ik in een volgende blog.

Waren en diensten

Het tweede belangrijke onderdeel is de classificatie van producten en diensten. Een merk wordt aangevraagd voor bepaalde producten of diensten. Alle mogelijk denkbare termen zijn verdeeld in 45 klassen. 34 voor producten en 11 voor diensten. Het is belangrijk goed na te denken voor welke producten en diensten je een merk aanvraagt. De bescherming wordt namelijk alleen verkregen voor de termen die in de classificatie zijn opgenomen.

Het later aanvullen van de classificatie is niet mogelijk. Als een merk bijvoorbeeld wordt aangevraagd voor kleding (klasse 25) en het is de verwachting dat er later ook tassen en cosmetica zullen worden aangeboden onder het merk is het verstandig klasse 3 (cosmetica) en klasse 18 (tassen) ook mee te nemen in de aanvrage. Ook bij de vraag of er sprake is van merkinbreuk is de ingediende classificatie van belang. Zo kan je met een merkinschrijving voor AJAX voor schoonmaakmiddel niet optreden tegen een identiek merk voor brandblussers of een voetbalclub. Ik bespreek welke klassen van belang zijn voor jou op basis van je bedrijfsvoering. Daarna stel ik een advies voor je op met een classificatie voorstel.

Merkhouder

Tot slot is het belangrijk op welke naam je het merk gaat registreren. Doe je dit bijvoorbeeld op naam van een natuurlijk persoon of op een rechtsvorm zoals een B.V. Je zou er ook voor kunnen kiezen om een B.V. op te richten speciaal voor het houden van je Intellectuele Eigendom, zoals je merkregistraties. De entiteit die je hier kiest wordt de eigenaar van het recht en daarmee als enige bevoegd om hierover te beschikken. Bijvoorbeeld het overdragen van het merk naar een ander kan alleen worden gedaan door de houder van het merkrecht. De entiteit waarop je jouw merk registreert kan ook fiscale gevolgen hebben. Belangrijk dus om ook hier vóór de indiening goed over na te denken. Hierbij kan ik je ook altijd adviseren.

Kort

De drie belangrijkste aspecten van merkbescherming zijn:

het merk zelf; een merknaam of logo bijvoorbeeld
de klassen van producten en/of diensten
de entiteit waarop het merk wordt geregistreerd

Foto door Hein Gijsbers

Waarom je vóóraf moet checken of je merknaam beschikbaar is

Lees het gehele artikel

19 december 2023

“Modebedrijf Omoda maakt bezwaar tegen komst gelijknamig automerk”. Dit bericht was vorige week te lezen op verschillende nieuwssites. Niet bepaald de manier waarop je je nieuwe merknaam wil introduceren. Een goed doordachte merknaam is de hoeksteen van je bedrijf. Het visitekaartje waarmee je jouw producten of diensten onderscheidt van die van concurrenten. Niet alleen moet die naam kunnen onderscheiden, maar het is ook van groot belang om te controleren of de naam die je gekozen hebt ook beschikbaar is. Hier is waarom:

1. Voorkom Juridische Conflicten

Een voorafgaand beschikbaarheidsonderzoek kan kostbare juridische conflicten met houders van oudere bestaande merken voorkomen. Je kan voor introductie een inschatting maken over mogelijke bezwaren van derden en zo je bedrijf beschermen tegen te voorkomen kosten voor bijvoorbeeld rechtszaken.

2. Bescherm Je Investering

Niet alleen een rechtszaak brengt kosten met zich mee. Ook het moeten wijzigen van een merknaam en de daarmee geassocieerde kosten zoals het wijzigen van de domeinnaam en drukwerk is een kostbare aangelegenheid. Bescherm je financiële investering in de ontwikkeling en marketing van een merknaam door vooraf de merknaam te checken op de beschikbaarheid en voorkom zo onaangename verrassingen.

3. Bouw een Sterke Merkidentiteit op

Een unieke en herkenbare merknaam, vrij van verwarring met anderen, draagt bij aan een sterke merkidentiteit. Dit is essentieel voor klantenbinding en vertrouwen.

Kortom

Voer voorafgaand aan het lanceren van je merk een merkbeschikbaarheidsonderzoek uit. Het verkleint niet alleen de kans op juridische kopzorgen, maar zorgt ook een sterke basis voor de groei van je bedrijf. Omdat het uitvoeren van een volledig beschikbaarheidsonderzoek niet altijd even eenvoudig is, raden wij aan je hierover te laten adviseren door een erkend merkengemachtigde.

Wil je er achter komen of jouw merknaam nog beschikbaar is? Of wil je jouw merknaam registreren? Neem gerust contact op met één van onze IE specialisten.

Foto van Markus Winkler via Unsplash.com

Wat kan ik ondernemen als iemand een merk aanvraagt of gebruikt dat verwarring veroorzaakt met mijn merk?

Lees het gehele artikel

5 december 2023

Een eigen sterke merkregistratie is essentieel wanneer iemand anders een naam registreert of gebruikt die verwarring kan veroorzaken met jouw merk. Het is dan van groot belang om passende stappen te ondernemen. In deze blogpost bespreken we de mogelijkheden en stappen die merkhouders kunnen nemen wanneer ze geconfronteerd worden met een potentieel verwarrende merkregistratie en/of merk gebruik.

Belangrijk is om eerst een duidelijk beeld te krijgen van je positie en mogelijkheden om op te treden voordat je actie neemt. Je wilt immers niet dat jouw boze brief al een boemerang terugkomt. Voor advies en begeleiding hierin en ook voor het schrijven van de boze brief kan je uiteraard contact met ons opnemen.

Merkbewaking

Laten we beginnen met de optie; beter voorkomen dan genezen. Als je zelf een merkregistratie hebt is het verstandig om hier een bewaking op te zetten. Met een merkbewaking word je op de hoogte gebracht zodra er iemand een merk indient dat lijkt op dat van jou. Doordat je bij de aanvrage direct op de hoogte wordt gesteld heb je de mogelijkheid nog in de oppositieperiode actie te ondernemen. Dit is vaak veel (kosten)efficiënter dan pas optreden als een merk al is geregistreerd en op de markt is.

Bezwaar maken bij de merkhouder

Een eerste stap is vaak het contact opnemen met de persoon of het bedrijf dat het verwarrende merk heeft aangevraagd om je bezwaar tegen het merk kenbaar te maken. Voorafgaand aan het contact bereid je de onderbouwing voor van je bezwaar met juridische gronden en argumenten op basis waarvan de merkhouder zijn merkaanvrage geheel of gedeeltelijk zou moeten intrekken. Vaak volgt dan een periode van onderhandelingen om er samen uit te komen. Indien je er tijdig bij bent kan soms het daadwerkelijk instellen van oppositie worden voorkomen.

Oppositie instellen bij de officiële merkeninstantie

Wanneer je er niet (tijdig) uitkomt met de andere partij kun je oppositie instellen bij de bevoegde merkinstantie, zoals het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) of Europese kantoor; het Europese Intellectual Property Europe (EUIPO). Hiervoor is het wel van belang dat dit gebeurt binnen de geldende oppositietermijn. In het geval van een Benelux merkregistratie is de oppositietermijn 2 maanden vanaf de dag waarop de aanvrage van het andere merk wordt gepubliceerd. Beide partijen krijgen de gelegenheid om hun argumenten in te dienen. Het BBIE beoordeeld de argumenten en neemt een besluit over de oppositie. Indien de oppositie wordt toegekend zal het aangevraagde merk niet worden ingeschreven.

Juridische stappen overwegen

Als de route voor oppositie is afgesloten vanwege het verlopen van de oppositietermijn dan bestaat er nog de mogelijkheid om de merkregistratie aan te vechten. Dit kan bij de rechten, maar ook bij het BBIE. Als een merk echter al is geregistreerd is het vaak wel lastiger om eruit te komen met de wederpartij. Tijdig ingrijpen heeft dan ook echt de voorkeur.

Kortom

Het beschermen van je merk is van vitaal belang, en het ondernemen van actie tegen verwarrende merkaanvragen is een noodzakelijke stap om je merkidentiteit te behouden. Het is altijd raadzaam om professioneel advies in te winnen van een gecertificeerde merkengemachtigde om de meest geschikte strategie te bepalen op basis van jouw specifieke situatie. Een merkengemachtigde kan jou ook begeleiden in zowel het onderhandelen met de wederpartij als het vertegenwoordigen bij de merkeninstantie.

Wil je er achter komen of je jouw merknaam kunt registreren? Neem gerust contact op met één van onze IE specialisten.

Photo by Olga Kobruseva on Pexels.com