Auteursarchief: Frits van Houtum

Patent pending, of patented vermelden op een product: wanneer en hoe doe je dat?

3 november 2021

Met enige regelmaat komt de vraag naar voren of het is toegestaan om op een product te vermelden dat daarop een octrooi (patent) rust of dat daarvoor een octrooi (patent) werd aangevraagd. Vaak wordt daarvoor de aanduiding “Patented”, “Patent Pending” of woorden van vergelijkbare strekking vermeld. Dit fenomeen wordt in het octrooirecht “marking” genoemd. Het is goed om te bedenken dat de regelgeving hieromtrent van land tot land verschilt. In een concrete situatie is het dus beslist verstandig om de betreffende regelgeving erop na te slaan en in acht te nemen. Niettemin geven wij hieronder een aantal richtlijnen om alvast enig houvast te bieden.

Doel van marking

De eerste vraag die zich aandient is waarom marking van belang zou kunnen zijn. U heeft een octrooi of een octrooi aangevraagd en wenst natuurlijk dat anderen dat zullen respecteren. In dat geval gaat van een vermelding op of bij het product vanzelfsprekend al een preventieve werking uit. Hoewel het betreffende octrooi of de betreffende octrooiaanvrage gewoonlijk zal zijn gepubliceerd, leest niet iedereen alles. Door op of bij het product aan te geven dat het product onder bescherming is gesteld, of dat daarvoor een aanvrage werd ingediend, wordt in dat opzicht alle twijfel weggenomen en reeds daardoor een potentiele inbreukmaker gewaarschuwd.

Als houder van een octrooi (patent) kunt u van een inbreukmaker in de eerste plaats staking van de inbreukmakende activiteiten vorderen. In het algemeen zal de octrooiwetgeving daarnaast ook voorzien in ene mogelijkheid om schadevergoeding te vorderen. Daaraan wordt dan wel vaak de eis gesteld dat de inbreukmaker wist dat hij inbreuk pleegde. Met name in Angelsaksische landen zoals de VS en het VK volstaat daarvoor dat op of bij het product is aangeduid dat daarop octrooibescherming van toepassing is. Diegene kan dan niet het argument voeren dat hij of zij zich er niet van bewust was dat het octrooi werd geschonden.

Vermijd een onjuiste of misleidende aanduiding!

Let er wel op dat de aanduiding die u wilt gebruiken niet misleidend is. De vermelding dat octrooibescherming van toepassing is terwijl dat in werkelijkheid in het betreffende land niet het geval is, kan als onrechtmatig worden gezien. Vooral in Duitsland wordt hier kritisch naar gekeken en leidt een onjuiste, dubbelzinnige of onvolledige aanduiding al snel tot aansprakelijkheid en een verplichting tot schadevergoeding. Dat geldt in het bijzonder voor de algemene aanduiding “patent pending” die in Duitsland beter niet kan worden gevoerd. Daarom is het van belang het toepasselijke octrooi of de octrooiaanvrage correct en zo volledig mogelijk te vermelden en geen twijfel te zaaien. Bovendien is het van belang om de aanduiding direct te verwijderen zodra het onderliggende octrooi vervalt of de octrooiaanvrage niet wordt doorgezet dan wel wordt afgewezen.

Verschillende manieren om een product te labelen

De toepasselijke octrooibescherming kan in de eerste plaats rechtstreeks op het product worden aangeduid. Tevens is het mogelijk om de vermelding op de verpakking van het product weer te geven. In plaats daarvan kan ook naar een website worden verwezen waarop de betreffende octrooi-details zijn te vinden. Dit laatste wordt “virtual marking” genoemd en heeft als voordeel dat het product of de verpakking niet steeds behoeft te worden aangepast zodra een octrooi wordt verleend of vervalt. De betreffende website moet dan wel kosteloos en openbaar toegankelijk zijn.

Voorbeelden van gangbare aanduidingen zijn:

Nederland:
- Octrooi aangevraagd nr. NL [nummer]
- Octrooinummer NL [nummer]
- Europees octrooi EP [nummer]
V.S.
- Patent Pending US Ser.No. [nummer]
- Patented US [nummer]
Virtual
- Patented, see www.website.com for patent details
- Patent pending, see www.website.com for patent details

Kortom

Zondermeer zal van marking op of bij het product een preventieve werking uitgaan en bovendien volstaat dit in met name een aantal Angelsaksische landen om voor schadevergoeding in aanmerking te komen indien het octrooi desalniettemin wordt geschonden. Voor de overige handhaafbaarheid van uw octrooi is het echter niet nodig om een markering aan te brengen, maar bij een onjuiste of misleidende markering bent u onder omstandigheden aansprakelijk voor de daardoor bij een derde ontstane schade. Indien u wilt vermelden dat uw product onder bescherming is gesteld of dat u daarvoor octrooi heeft aangevraagd, doe het dan in ieder land correct en vermijd misleiding.

Wilt u weten wat u in uw concrete situatie het beste kunt doen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij geven u graag daarin advies.

Geoctrooieerde fiets onderwerp van geschil op de Olympische Spelen in Tokyo

Lees het gehele artikel

11 augustus 2021

Het fietsbedrijf Kú Cycle uit Almere claimt dat de Engelse baanwielrenploeg hun octrooi heeft geschonden door een model fiets te gebruiken waarvan de voorvork verdacht veel weg heeft van de triatlonfiets waarvoor het Almeerse bedrijf op 10 maart 2021 een Europees octrooi heeft gekregen. Maar wat maakt de fiets van het Almeerse bedrijf dan zo uniek in vergelijking met concurrerende fietsen? Maakt de Engelse baanwielrenploeg nu inbreuk op het KuCyle octrooi?

Kú Cycle ontwerp

De heer A. Bok van Kú Cycle legt uit dat de fiets uniek is omdat sporters hun windweerstand tussen de 5 en 10 procent zien afnemen op deze fiets in vergelijking met conventionele triatlonfietsen. Een vergelijkbaar octrooiverzoek door de Britten werd afgewezen omdat het ontwerp te veel leek op het ontwerp van Kú Cycle, aldus de advocaten van Bok. Dat lijkt op een bevestiging van het feit dat de Britse fiets het octrooi van Kú Cycle schendt.

Bron afbeelding: NOS (https://nos.nl/tokyo2020/artikel/2392056-britse-baanrenners-met-gepikt-hollands-ontwerp-van-start-we-willen-erkenning)

Schending van het Kú Cycle octrooi?

Het initiële plan was om de mogelijke inbreuk bij de rechter in Tokio aan te kaarten. Echter, Kú Cycle bezit slechts een octrooi in Europa en Amerika, waardoor zij geen octrooibescherming genieten in Japan. Toch zal de kans groot zijn dat de fiets door de Britten is gebruikt voor trainingssessies binnen Groot-Brittannië. Zou dit dan een schending opleveren van het Europese octrooi? Als eerste moet dan vastgesteld worden of het Europese octrooi gevestigd is in Groot-Brittannië. Na verlening van een zogenaamd Europees octrooi moet het octrooi namelijk gevestigd worden in nationale landen naar keuze, alvorens octrooihouders zich op de werking van dat octrooi kunnen beroepen in die nationale landen. Dus alleen met een gevestigd Europees octrooi in Groot-Brittannië is er octrooibescherming waarop Kú Cycle zich kan beroepen. Uit een snelle zoektocht in het register blijkt dat het Europese octrooi in kwestie wél is gevestigd in Groot-Brittannië. Dat zou dus betekenen dat, buiten Kú Cycle, niemand in Groot-Brittannië de triatlonfiets in kwestie mag namaken, gebruiken of invoeren. Indien de Britse baanwielrenploeg dus tijdens de trainingen gebruik heeft gemaakt van de vermeende triatlonfiets, dan kan dat een potentiële octrooischending opleveren.

Mogen fietsbedrijven de triatlonfiets namaken in landen waar Kú Cycle geen octrooi heeft?

Ik hoor u al denken: ‘als Kú Cycle geen octrooi heeft in Japan, dan mag de fiets worden nagemaakt, gebruikt en verkocht in Japan’. Die stelling is juist. Er is geen verleend Japanse octrooi en er is ook geen blijk van een nog lopende Japanse octrooiprocedure voor deze uitvinding. Japanse fietsbedrijven zouden de fiets dus in Japan mogen namaken en verkopen mits er geen inbreuk wordt gemaakt op andere intellectuele eigendomsrechten. Datzelfde geldt voor alle andere landen waar Kú Cycle geen octrooi heeft. Het is echter niet mogelijk om de fietsen te exporteren naar landen waarin Kú Cycle wél een octrooi heeft (i.e. Europese landen waarin het octrooi is gevestigd en de USA).

Kunnen andere fietsbedrijven een octrooi aanvragen in landen waarin Kú Cycle geen octrooi heeft?

Nu we vast hebben gesteld dat Japanse fietsenmakers de fiets mogen namaken en verkopen in Japan, rijst de vraag of zij in Japan een octrooi kunnen aanvragen nu Kú Cycle dat niet heeft gedaan. Dat is echter niet mogelijk, omdat de uitvinding al reeds bekend is in Europa. Het Japanse octrooibureau zal een dergelijk octrooiverzoek dan ook afwijzen aangezien de uitvinding niet meer ‘nieuw’ is. Het Japanse octrooibureau kan dit aantonen met een verwijzing naar het octrooi van het Almeerse fietsenbedrijf.

Kortom

Belangrijkste punten om hieruit mee te nemen:

Octrooibescherming strekt zich uit tot de landen waarin je octrooi verleend hebt gekregen.
Zodra een octrooiaanvrage eenmaal is gepubliceerd in één land, kan iemand anders niet meer octrooi verkrijgen voor andere landen omdat het idee dan niet meer nieuw is.

Bescherming van uw idee begint met het maken van de juiste keuzes. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor octrooibescherming, of wilt u advies over in welke landen u octrooi het beste kunt aanvragen? Neem contact met ons op.

Bron afbeelding: NOS (https://nos.nl/tokyo2020/artikel/2392056-britse-baanrenners-met-gepikt-hollands-ontwerp-van-start-we-willen-erkenning)

Wanneer kan ik de merk symbolen ® of ™ achter mijn merk plaatsen?

Lees het gehele artikel

3 juni 2021

Merk symbolen ® of ™ worden veel gebruikt door bedrijven naast hun logo in een poging te voorkomen dat andere bedrijven het kopiëren. Maar wanneer mogen bedrijven deze symbolen in hun merk gebruiken? Zijn bedrijven verplicht om de merk symbolen ® of ™ te gebruiken, of zijn ze slechts optioneel?

De symbolen

We geven u graag inzicht in hoe deze symbolen kunnen worden gebruikt binnen de Europese Unie (inclusief het Verenigd Koninkrijk) en de Verenigde Staten.

Hieronder volgt een kort overzicht van de symbolen:

™ wordt gebruikt voor een merk dat nog niet is geregistreerd.
® wordt gebruikt voor een merk dat geregistreerd is.
℠ wordt gebruikt voor een dienstmerk dat nog niet is geregistreerd (Verenigde Staten).
© wordt gebruikt om aan te geven dat een bepaald non-audiowerk auteursrechtelijk is beschermd.
℗ wordt gebruikt om aan te geven dat een bepaald audiowerk auteursrechtelijk beschermd is.

™-symbool

“TM” staat voor “trademarks”; dit symbool is populair in de Verenigde Staten en Australië, maar wordt in de meeste landen van de EU relatief weinig gebruikt. Het wordt meestal gebruikt op merken die nog niet als zodanig zijn geregistreerd. Bovendien heeft dit symbool geen wettelijke status binnen de Verenigde Staten noch de Europese Unie. Enkele Duitse rechtbanken hebben echter bepaald dat dit symbool moet worden gebruikt in combinatie met een geregistreerd merk.

®-symbool

Dit symbool betekent dat het merk is gedeponeerd, aangezien de R in de ® staat voor ‘registered’. De claims die verbonden zijn aan het ®-symbool zijn dus veel sterker dan de claims die verbonden zijn aan het ™-symbool. Het is echter niet verplicht om dit symbool binnen de Europese Unie te gebruiken, aangezien het geen officiële juridische status heeft. Het symbool mag alleen worden gebruikt wanneer het merk is ingeschreven. In het grootste deel van Europa bestaat het risico dat het gebruik van het ®-symbool bij merken die niet zijn geregistreerd, in strijd is met de regels inzake misleidende reclames. Bedrijven moeten er dus zeker van zijn dat hun merk is geregistreerd alvorens zij besluiten het symbool te gebruiken. In tegenstelling tot de Europese Unie zijn merkhouders verplicht het ®-symbool te gebruiken als zij schadevergoeding willen eisen in een inbreukzaak in de Verenigde Staten, aangezien het symbool daar een officiële wettelijke status heeft.

℠-symbool

Dit symbool wordt gebruikt voor een niet-geregistreerd dienstmerk, dat wordt gebruikt om diensten te promoten in plaats van goederen. Dit teken wordt over het algemeen in de Verenigde Staten gebruikt en zelden in de Europese Unie. Het ℠-symbool heeft geen wettelijke status binnen de Europese Unie of in de Verenigde Staten. Als het dienstmerk is geregistreerd, dan wordt het ®-symbool gebruikt.

©-symbool

Dit symbool wordt niet in verband gebracht met merken, maar met het auteursrecht. Het betekent dat een bepaald werk door het auteursrecht wordt beschermd, en niet zonder beperkingen mag worden gekopieerd of gebruikt. Handelsmerken kunnen echter ook door het auteursrecht worden beschermd, en intellectuele eigendomsrechten kunnen elkaar in bepaalde gevallen overlappen. Dit symbool is niet verplicht binnen de Europese Unie, aangezien het niet is gecodificeerd in een EU-wet. Toch kan dit symbool in Europa facultatief worden gebruikt om derden ervan in kennis te stellen dat een bepaald werk door het auteursrecht wordt beschermd. Dit symbool kan worden gebruikt om aan te geven dat de auteur binnen de Europese Unie het auteursrecht op het betrokken werk verkrijgt. Het ©-symbool werd echter voor het eerst beschreven door de oude Universele Auteursrechtconventie, die aangaf dat de auteur een kennisgeving van auteursrecht heeft ingediend voor landen die niet tot de Berner Conventie waren toegetreden, zoals de Verenigde Staten tot 1989. Ook al is deze copyrightvermelding niet vereist in de Verenigde Staten, toch heeft ze bewijskracht aangezien de overtreders van het auteursrecht zich niet kunnen beroepen op een onschuldige inbreuk als verdediging om hun schade te beperken voor werken waarop het ©-symbool staat.

℗-symbool

Dit symbool wordt ook geassocieerd met auteursrechten in plaats van merken. Het verschil met het ©-symbool is dat het ℗-symbool wordt gebruikt voor audiowerken, aangezien de “P” in ℗ staat voor “phonogram”. Deze geluidsopnamen hebben een ander auteursrecht dan dat van het onderliggende werk. Het werd ingevoerd door het Verdrag van Rome inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties. Historisch werd dit symbool gebruikt om aan te geven dat de wettelijke formaliteiten waren vervuld om producenten of uitvoerende kunstenaars van fonogrammen auteursrechtelijke bescherming op hun fonogrammen te verlenen. Dergelijke formaliteiten bestaan niet in de Europese Unie, aangezien producenten van fonogrammen auteursrecht verkrijgen op fonogrammen vanaf het moment dat zij worden geproduceerd. Dit betekent dat het gebruik van dit symbool in de Europese Unie niet verplicht is. In de Verenigde Staten is dit symbool niet verplicht om auteursrechtelijke bescherming op fonogrammen te verkrijgen. Het heeft echter wel bewijskracht, aangezien inbreukmakers op het auteursrecht zich niet kunnen beroepen op een onschuldige inbreuk als verweer om hun schade te beperken voor werken waarop het ℗-symbool is aangebracht. Het kan dus worden aanbevolen om dit symbool op fonografische werken te gebruiken in combinatie met de andere wettelijke vereisten.

Kortom

Belangrijkste punten om hieruit mee te nemen:

Het ™-symbool staat voor “trademarks”.
Het ®-symbool heeft in de Verenigde Staten een officiële wettelijke status.
Het ℠-symbool wordt gebruikt voor een niet-geregistreerd dienstmerk (VS).
Het ©-symbool wordt gebruikt voor het auteursrecht.
Het ℗-symbool wordt gebruikt voor het auteursrecht, specifiek audiowerken.

Gebruik de symbolen op de correcte wijze. Bij twijfel over of u de merk symbolen ® of ™ kunt gebruiken, neem contact op met een van onze adviseurs.

Wist u dat octrooien, merken en modellen hand in hand gaan?

Lees het gehele artikel

26 mei 2021

Zelfs als u er alles aan gedaan hebt om een product te beschermen, kan het gebeuren dat u een intellectueel eigendomsrecht over het hoofd ziet. Veel conventionele kantoren zijn gespecialiseerd in slechts merk- en modelregistratie dan wel in alleen octrooiregistratie. De kans is helaas groot dat u onvolledig bent beschermd indien u alleen een geregistreerd merk en/of model heeft of alleen een octrooi. Octrooien, merken en modellen gaan namelijk vaak hand in hand.

Conventionele merk- of octrooibureaus

Conventionele merk- of octrooibureaus (fig. 1) zullen echter stellen dat ze u kunnen doorverwijzen naar een externe merk- of octrooideskundige wanneer zij ontdekken dat een bepaald product niet beschermd kan worden door middel van een geregistreerd merk, model of octrooi. Het is dan essentieel dat de specialist op het gebied van merken en modellen of octrooien eerst iets ontdekt wat octrooiwaardig is. Dat zal voor de merk- en modellenspecialist of octrooispecialist een lastige klus zijn. Velen van hen zijn niet gespecialiseerd in zowel het octrooirecht als het merk- en modellenrecht.

Tegenwerken in plaats van aanvullen

Sommige intellectuele eigendomsrechten kunnen, als deze niet in de juiste volgorde worden aangevraagd, elkaar tegenwerken in plaats van aanvullen. Als een technische vinding octrooiwaardig is, is het van belang dit octrooi vooraf aan alle andere activiteiten aan te vragen. Ook mag een octrooi of een model niet worden verkocht voordat een registratie is ingediend. Dit omdat er dan geen octrooirecht of modelrecht meer verleend kan worden.

Een merkengemachtigde zal eerst iets octrooiwaardigs dienen te ontdekken alvorens een cliënte naar een octrooigemachtigde doorgezonden kan worden. Een merkengemachtigde is echter niet gespecialiseerd in het octrooirecht waardoor de kans bestaat dat het mogelijk is om een octrooi aan te vragen op uw product terwijl dit onopgemerkt bleef bij de merkgemachtigde. Eenzelfde situatie, vice versa, is ook mogelijk.

Bij een fullservicebureau gaan octrooien, merken en modellen hand in hand

Gelukkig gaan bij een fullservicebureau (fig. 2) octrooien, merken en modellen hand in hand met elkaar! Uw product wordt altijd bekeken door zowel deskundigen op het gebied van octrooien als op het gebied van merken- en modellen. Daardoor bent u er altijd van verzekerd dat uw product volledig door alle intellectuele eigendomsspecialisten wordt nagekeken. En kunt u met een gerust hart ondernemen terwijl de gemachtigden zorgdragen voor een adequate bescherming van uw product.

Kortom

Belangrijkste punten om hieruit mee te nemen:

Bij een fullservicebureau gaan octrooien, merken en modellen hand in hand.
De juiste volgorde voor de aanvraag van de intellectuele eigendomsrechten is van groot belang.
LIOC Patents & Trademarks is een fullservicebureau en wordt uw product altijd bekeken door deskundigen op het gebied van octrooien en merken en modellen.
Zie ook onze blog “wanneer kan ik met mijn uitvinding naar buiten treden“.

Ontdek hoe wij uw product beschermen en welke vorm van bescherming het beste past bij uw product. Neem contact op met een van onze adviseurs en laat u adviseren.

Wanneer kan ik met mijn uitvinding naar buiten treden?

Lees het gehele artikel

15 maart 2021

Dat een uitvinding nieuw moet zijn om in aanmerking te komen voor octrooibescherming is vaak bekend. Maar wat houdt dit precies in? En wat kan ik wel of niet doen zonder de nieuwheid te schaden?

Nieuwheidsvereiste in het kort

Een belangrijk vereiste voor het verlenen van een octrooi, is dat je idee nog nieuw moet zijn. Een uitvinding is nieuw wanneer het geen deel uitmaakt van de ‘stand van de techniek’. Een uitvinding is onderdeel van de ‘stand van de techniek’ geworden als deze op welke wijze dan ook in de openbaarheid is gekomen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk zijn, maar ook doordat de uitvinding reeds in gebruik is voordat het patent is aangevraagd. Het is dus belangrijk dat de uitvinding geheim blijft tot de dag dat daarvoor een octrooiaanvrage is ingediend en u een officiële indieningsdatum hebt verkregen. Alleen zo voorkomt u dat uw octrooiaanvrage wordt afgewezen, of doelwit kan zijn in een nietigheidsprocedure bij de rechter, doordat u zelf de uitvinding naar buiten hebt gebracht.

Openbaarmaking

Ik hoor u denken: heb ik mijn idee al openbaar gemaakt? Kan ik al in gesprek met een investeerder? Kan ik alvast iets posten op Facebook of mijn website?

Een octrooiraad toetst of de uitvinding ‘nieuw’ is door middel van een onderzoek in schriftelijke publicaties, met name online en in octrooipublicaties. Wanneer de uitvinding openbaar is gemaakt door middel van een Facebook post zal dit dus niet snel ontdekt worden, maar het is wel degelijk nieuwheidsschadelijk. Facebook is immers een openbaar platform maar ook wanneer een octrooiraad niet op de openbaarmaking is gestuit, betekent dit niet dat het octrooi dan geldig is. In bijvoorbeeld een oppositie of nietigheidsactie kan het octrooi alsnog ongeldig worden verklaard.

Wanneer u in gesprek wilt treden met een derde geldt dit gewoonlijk niet als openbaarmaking, het risico is echter dat de andere partij de uitvinding zonder dat u het weet en heeft bedoeld toch verder bekend maakt.

Geheimhoudingsverklaring

Om deze reden is het altijd verstandig om een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen wanneer u de uitvinding wilt bespreken met bijvoorbeeld investeerders, producenten, adverteerders etc. In het Engels wordt gesproken van een zogenaamde NDA. Dit staat voor Non-Disclosure Agreement. Wij kunnen een dergelijke verklaring voor u opstellen, uitwerken en hierin adviseren.

Kortom

Belangrijkste punten om hieruit mee te nemen:

Voordat een octrooiaanvrage is ingediend:
- laat een ander altijd een geheimhoudingsverklaring ondertekenen indien u de uitvinding met hen wilt bespreken.
- maak uw uitvinding niet zelf openbaar; hieronder valt ook het posten op uw website of social media.
Zodra u een bevestiging van indiening van ons heeft ontvangen, heeft u de uitvinding vast gelegd. Nu kunt u met een gerust gevoel er meer bekendheid aan geven.

Bij twijfel of vragen over het voorgaande, neem contact met ons op voor advies.